Acórdão nº 320/17.5YHLSB.L2.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 12 de Novembro de 2020
| Magistrado Responsável | ILÍDIO SACARRÃO MARTINS |
| Data da Resolução | 12 de Novembro de 2020 |
| Emissor | Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) |
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça I - RELATÓRIO Jofebar S.A. e Unlimited Perspective, S.A. intentaram acção declarativa com processo comum, contra AA e Ecosteel, SA pedindo que:
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Seja declarado nulo ou anulado o registo da marca nacional nº 523562 “OTIMAH”.
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Os RR sejam condenados a abster-se de usar, nas formas em que o têm vindo a fazer ou por quaisquer outras em tudo semelhantes, a expressão OTIMAH, como marca para os produtos e serviços para os quais ela se encontra actualmente registada ou para produtos e serviços afins ou similares, c) Devendo tal proibição ser absoluta e independente da adição ou da alteração de quaisquer elementos nominativos, gráficos, de “lettering” ou outros, que não modifiquem a sua identidade distintiva e afastem o risco de confusão ou associação.
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Os RR serem condenados a absterem-se, em geral, da prática de quaisquer actos que sejam susceptíveis de gerar confusão ou associação entre os seus produtos e serviços e os produtos e serviços das autoras, bem como entre as respectivas empresas.
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Proceder ao pagamento solidário da sanção pecuniária compulsória em que foram condenados no âmbito do procedimento cautelar apenso, atenta a violação da proibição do uso da marca OTIMAH a partir de 10 de Março de 2016 e até à comprovação da integral cessação do uso comercial da sua “variante” não registada e sem carácter distintivo “OTIIMA”.
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Proceder ao pagamento solidário de uma sanção pecuniária compulsória, de valor não inferior a €1.000,00 por cada dia de infracção, destinada a assegurar a execução da sentença que vier a ser proferida nos presentes autos.
Alegaram em síntese, que o 1º réu foi administrador das AA. A segunda autora é titular de uma marca nº 576019 Suíça caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”; a primeira A. é titular da marca da EU nº 6916555 caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”. Estas marcas têm sido usadas com o acrescento de uma pequena bandeira da Suíça, integrada no ponto do sinal de exclamação. O primeiro R. registou uma marca nacional nº 523562 com a expressão “OTIMAH!”. A segunda R. comercializa os produtos com esta marca. A A. vinha a desenvolver um projecto e produto que passou a ser identificado como janela “OPTIMAH!; era intenção registar futuramente esta expressão como marca resultante desse projecto. O R. conhecia o projecto e essa intenção de registo. Tentando associar ambas as marcas e induzir confusão no consumidor entre elas, os RR. apresentam produtos da A. nas suas divulgações, sem mencionarem a sua marca.
Os réus contestaram, alegando, em síntese, que o 1º R. pediu o registo da marca nº 523562 OTIMAH! em 27/12/2013, quando o projecto já não existia. A A. tem hoje um único produto de excelência da marca PANORAMAH!. Nenhuma das marcas em causa se destina a assinalar caixilhos e janelas correntes e banais que se comprem em armazéns ou grandes superfícies, pelo que nem sequer há risco de confusão nos pontos de venda. Os profissionais qualificados (arquitectos e engenheiros civis) sabem quais são os produtos e as marcas existentes. A semelhança dos produtos é natural, pois trata-se de caixilharias minimalistas, com escassos elementos estéticos diferenciadores; é legitimo que o R. aluda ao seu passado pessoal e profissional, designadamente à sua intervenção na Casa da Música do Porto e ao facto de ter sido o criador do sistema PANORAMAH!, assim como ao facto de ter sido fundador e administrador da Jofebar.
Não desobedeceu à ordem cautelar, pois alterou a marca OTIMAH! Pela OTIIMA much more Than a Window.
Concluem pela improcedência da acção.
Foi proferida sentença em 27.06.2018 que julgou procedente a acção e, em consequência:
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Anulou o registo da marca nacional n.º 523562.
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Condenou os réus a se abster de usar ou comercializar, por si ou por interposta pessoa, os produtos e serviços da classes 6, 19 e 37 enunciados nos factos 8 e 9 supra, ou outros idênticos, sob a marca ou outra qualquer susceptível de gerar confusão ou poder ser associada a OTIMAH!, devendo estas obrigações serem cumpridas no prazo de 30 dias a contar da notificação desta sentença.
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Condenou os réus a pagar uma sanção pecuniária compulsória no montante de €1.000,00 (mil euros), por cada dia de incumprimento da proibição imposta em b).
Os réus interpuseram recurso e a Relação, por acórdão de 07.02.2019, ordenou a repetição do julgamento para conhecimento da matéria dos artigos 38 a 43, 49 a 52, 55 a 59, 64 a 76 e 97 a 106 da contestação.
Após novo julgamento, em 10.07.2019, foi proferida decisão em tudo idêntica à anterior.
Os réus interpuseram novo recurso e a Relação, por acórdão de 27.02.2020, julgou procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, substituindo-a por outra que absolveu os réus dos pedidos.
Não se conformando com tal acórdão, os autores recorreram de revista, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:
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Salvo o devido respeito, o tribunal ad quem fez um errado enquadramento dos factos dados como provados e não fez uma correcta e infundada aplicação das normas jurídicas aqui aplicáveis.
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A presente ação tem como fundamento a invalidade do registo da marca nacional n.º 523562 OTIMAH! não só porque tal registo foi solicitado de má-fé, em concorrência desleal, ou em abuso do direito por parte do réu AA, mas também porque tal registo é susceptível de provocar risco de confusão ou risco de associação com a mesma marca, produtos, serviços ou empresas das autoras.
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Ficou provado que o primeiro réu, requerente e titular do registo da marca nº 523562 OTIMAH!, exerceu, até 31 de Março de 2013, vários cargos de gerência e administração das empresas autoras e só saiu efetivamente da Jofebar (primeira autora) escassos 7 meses antes de requerer o registo da marca ora impugnada (27/12/2013) a seu favor.
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Ficou igualmente provado que este réu participou activamente na criação e desenvolvimento do símbolo original “OPTIMAH!” que Autora pretendia registar como marca para produtos e que este sinal foi profusamente divulgado internamente no âmbito das empresas das Autoras.
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Ficou, também, demonstrado que o réu AA, depois de registar a marca a seu favor, fez uma ampla divulgação publicitária dessa mesma marca para produtos e serviços vendidos e prestados pela JOFEBAR, utilizando, sem autorização, fotos e imagens de obras realizadas ou fornecidas pelas autoras e múltiplas referências à sua marca “Panoramah!”, com a consequência do estabelecimento de uma associação objectiva com as autoras e com o aproveitamento da sua reputação, conhecimento e prestígio no mercado (má-fé objectiva).
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Este réu aproveitou-se do conhecimento privilegiado de que a JOFEBAR ainda não tinha registado a seu favor a referida marca original e, com manifesta má-fé subjectiva, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “Panoramah!”, que bem sabia não lhe pertencer.
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Violando, assim, entre outros, o disposto no artº 33º, nº 1 a) CPI 2018 e no artº 34º, nº 1 a) CPI 2003).
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E actuando em clara concorrência desleal, fundamento de anulabilidade do respectivo registo de marca, nos termos do artº 239º, nº 1 e), ex vi artº 266º, nº 1, do CPI 2003, aplicável à data dos factos.
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Mesmo que assistisse algum “direito” ao primeiro réu – o que não se concede –, sempre a sua actuação de claro aproveitamento configuraria um comportamento abusivo nos termos e com os efeitos previstos no artº 334º do Código Civil.
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Por outro lado, importa realçar que o facto das autoras terem (como foi dado como provado) abandonado o “projecto” (sic!) em que se inseria o produto a que a marca “OPTIMAH!” se destinava e onde o referido “projecto” foi buscar o seu nome, não nos permite concluir que os réus tenham logrado provar que as autoras perdeu o interesse ou “abandonaram” a sua marca “OPTIMAH!” para todos e quaisquer produtos ou serviços da sua produção ou produtos vindouros.
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A marca “OTIMAH!”, conquanto utilizada por terceiro não autorizado pela autora JOFEBAR, para o mesmo tipo de produtos ou para produtos afins ou similares, é apta a criar um risco de confusão e/ou um risco de associação no mercado com a marca comunitária anteriormente registada sob o n.º 6916555 “PANORAMAH!” da primeira autora.
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O acórdão recorrido se, por um lado, dá como provado que os engenheiros e arquitectos, pessoas especializadas, são quem faz a prescrição dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, por outro lado conclui que, afinal, estes mesmos engenheiros e arquitectos são, eles próprios, os consumidores desses produtos.
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Mas, como é evidente, são os donos das obras, quer elas sejam grandes edifícios ou pequenas vivendas que os adquirem e consomem. Não os arquitectos ou engenheiros, que simplesmente os prescrevem ou recomendam, como fazem, p. ex., os médicos em relação aos medicamentos. Os prescritores de um produto ou serviço não se podem confundir, por definição, com os consumidores a quem aqueles prescrevem esses produtos ou serviços.
A existirem, são necessariamente pessoas diferentes.
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Tomando em consideração os produtos para os quais as marcas são utilizadas, é importante referir que o risco de confusão ou de associação tem de atender aos produtos e serviços que constam dos respectivos registos e devem ser analisados numa perspectiva actual e potencial.
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É há muito pacífico na doutrina e na jurisprudência que, mesmo quando existe um prescritor e o produto prescrito é tão específico e especializado, o critério para aferir do risco de confusão ou de associação em matéria de marcas é o do consumidor médio do produto ou serviço marcado, que, no caso mais “radical” que se conhece, o dos medicamentos, é o critério do paciente médio que toma o medicamento em causa. Não o critério do médico que o receita! P) A criativa e peculiar marca OPTIMAH! ou OTIMAH!, quando usada por terceiros concorrentes das autoras, suscita inevitavelmente no mercado um risco de confusão com a marca PANORAMAH! da autora ou, no mínimo, um risco de associação com dita marca, ou com os...
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