Acórdão nº 227/13.5YHLSB.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 29 de Junho de 2017

Magistrado ResponsávelNUNES RIBEIRO
Data da Resolução29 de Junho de 2017
EmissorSupremo Tribunal de Justiça (Portugal)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça[1]: AA, Lda., com sede na Av. …, n.º …, na Maia, instaurou acção declarativa com processo comum contra BB, L.da, com sede Rua …, n.º …, em Braga, e contra o Banco CC, S.A., com sede na Rua …, no Porto, pedindo: I - A condenação de ambos, a indemnizarem-na, em valor a liquidar em execução de sentença, dos danos sofridos, designadamente: a) - O valor referente à diminuição das vendas; b) - O valor referente a encargos tidos com a protecção, investigação, e cessação da conduta lesiva dos seus direitos; c) - O valor referente aos danos morais; d) - Os juros de mora correspondentes.

II - A condenação somente da Ré BB, L.da, a abster-se de usar a marca nacional n° 387881 de que a A. é titular, bem como qualquer outro sinal para identificar produtos ou serviços que contenha a palavra "Eleutério".

Alegou, para tanto, em síntese, que, no decurso do ano de 2010, chegou ao seu conhecimento que a Ré BB vinha fazendo uso abusivo da marca nacional da autora com o n.º 387881 "Eleutério", registada a seu favor, para promoção dos seus artigos, tendo concretamente divulgado tal marca, associando-a às suas peças, no evento Portojóia 2010; que a autora dirigiu-lhe cartas no sentido de obstar ao uso da aludida marca "Eleutério", advertindo-a para a ilegalidade da respectiva conduta e respectivas consequências, ao que a ré não deu qualquer resposta ou adoptou qualquer medida tendente a evitar essa utilização; que, no final do ano de 2012, a autora foi abordada por diversas pessoas, nomeadamente clientes, que a alertaram para a campanha designada de "Joalharia Made in Portugal", lançada pelo ora réu Banco CC, S.A., na qual a ré BB, L.da, era uma das entidades participantes, apresentando alguns dos seus artigos associados à designação "Eleutério Antunes", sendo certo que a ré tentou registar marcas que incluíam o vocábulo "Eleutério", pedidos de registo que foram todos recusados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); que ao agir pelo modo descrito a ré BB, L.da aproveitou-se e aproveita-se financeiramente, de forma grosseira e desleal, da marca de que a autora é titular.

Contestaram ambos os Réus.

A Ré BB, L.da, na sua contestação-reconvenção, alegou, resumidamente, que nunca fez uso da marca "Eleutério"; que a expressão "Eleutério Antunes" corresponde à forma abreviada da sua firma, BB, L.da, e ao nome do respectivo sócio-gerente, DD, de que a mesma vem fazendo uso, na sua actividade comercial, pelo menos desde 2000; que após as recusas de registo proferidas pelo INPI diligenciou no sentido de deixar de utilizar tal forma abreviada nos seus documentos comerciais, campanhas e acções de venda, sem prescindir do uso da sua firma, que é anterior ao registo da marca da autora; que a utilização da designação "Eleutério Antunes", na campanha em que participou com o Banco CC, S.A., ficou a dever-se a lapso seu, pois forneceu àquele Banco elementos que serviram em anteriores campanhas similares, efectuadas com outras instituições bancárias; que, de todo o modo, em todos os elementos dessa campanha com o Banco está presente a indicação completa da sua firma, o que permite a qualquer destinatário identificar e reconhecer a empresa envolvida; que o registo da sua firma data de 02-09-1998, pelo que é muito anterior ao registo da marca da A., o qual foi pedido em 04-02-2005 e concedido em 31-03-2006; que é com base nessa firma social e nome do seu sócio-gerente que a ré se identifica, apresenta e distingue no mercado do fabrico e comercialização de artigos e produtos de joalharia e ourivesaria; que o uso que a A. faz da sua marca constitui uma violação do direito ao uso exclusivo da sua firma que goza de prioridade temporal de registo e nessa medida deve ser anulada.

Concluiu pela improcedência da acção e pedindo, em sede de reconvenção, que: - se anule a marca de registo nacional n° 387881; - a autora seja condenada a abster-se de usar a palavra "Eleutério" para designar e assinalar os seus produtos; - a autora seja condenada a pagar-lhe uma indemnização por danos patrimoniais que se estima em valor não inferior a 5% da facturação média anual da Ré; e - a autora seja condenada a pagar-lhe uma indemnização por danos não patrimoniais no montante de, pelo menos, €20.000,00.

A autora replicou, pugnando pela improcedência do pedido reconvencional formulado pela Ré.

O pedido reconvencional foi admitido. E depois proferido despacho saneador, no qual se fixou o objecto do litígio e os temas da prova.

Foi designado dia para a audiência de discussão e julgamento, no decurso da qual a autora desistiu do pedido formulado contra o réu Banco CC, S.A., desistência que foi homologada por decisão de fls 322 dos autos.

Realizada a audiência final, proferiu-se sentença julgando, tanto a acção, como a reconvenção, totalmente improcedentes.

Inconformada, a Autora apelou para a Relação de Lisboa; tendo a Ré, por sua vez, interposto recurso subordinado.

Por acórdão de 20-10-2016, aquele Tribunal da Relação julgou improcedente o recurso subordinado da Ré e parcialmente procedente a apelação da Autora, condenando a Ré «a abster-se de usar a denominação “Eleutério” no âmbito da sua actividade, salvo quando incorporada na totalidade da aludida firma (BB, L.da)».

Inconformada, a Ré BB, L.da interpôs recurso de revista normal para este Supremo Tribunal, cuja alegação remata com as seguintes conclusões: 1. A discordância da Recorrente relativamente à decisão em crise contende com as seguintes questões: (i) errada qualificação jurídica da factualidade assente no tocante ao enquadramento dos princípios da novidade e da exclusividade, por reporte às regras de prioridade registais, no contexto relacional entre uma firma e uma marca, e (ii) errada apreciação e qualificação jurídica da factualidade assente no que respeita à imputação à Recorrente de uma atuação em abuso de direito, reconduzida à tolerância de uso em relação à existência e utilização pela Recorrida da marca de que é detentora, com o consequente afastamento da viabilidade do pedido de anulação dessa marca; 2. No que concerne à primeira das indicadas questões, cumpre, desde logo, salientar-se que, conforme resulta da matéria de facto dada por assente nos autos, o registo da firma da Recorrente, "BB, Lda.", é muito anterior ao registo da marca da Recorrida, "Eleutério", tendo o primeiro ocorrido em 1998 e o segundo bastante mais tarde, em 2006.

  1. Significa isto que a existir um confronto e/ou inviabilidade de coexistência entre a firma "BB, Lda." e a marca "Eleutério", a tutela legal desta última soçobrará, pois que a sua constituição remonta a 2006, altura em que a firma "BB, Lda." já se consolidara no mercado, desenvolvendo a sua atividade de fabrico e comércio por grosso e a retalho de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria, de forma sólida, constante e reiterada, no âmbito da qual utilizava, individual ou conjuntamente, como símbolos individualiza dores e/ou distintivos da sua empresa, os vários vocábulos e/ou elementos que integram a firma "BB, L.da".

  2. De resto, desde a sua constituição que a Recorrente vem fazendo uso, no desenvolvimento da sua atividade comercial, da punção que tem como referencial o nome "Eleutério", correspondendo exatamente ao símbolo ou, se se preferir, à composição monogramática ou logotípica que passou a utilizar com o início da sua atividade no ramo - na altura ainda em nome individual do seu sócio-gerente -, em adjunção complementar ou acessória à firma e nome - completo e abreviado - com que identifica e distingue comercialmente a sua empresa e os seus artigos e produtos, maxime junto de clientes e consumidores (BB, Lda., Eleutério José Antunes, Eleutério Antunes, Eleutério).

  3. Posto isto, uma vez que no versado confronto de sinais distintivos de comércio a Recorrente não só logrou demonstrar a anterioridade do registo da sua firma (1998) - que usa quer para identificar e individualizar a sua atividade quer para distinguir os produtos que comercializa -, como ainda conseguiu provar que, pelo menos desde 2000, utiliza a firma abreviada (Eleutério Antunes), em conjugação ou não com a sua denominação completa, nos produtos que comercializa e na documentação da sua atividade comercial - facto esse que foi dado como assente nos autos -, afigura-se por demais evidente que o cerne da questão reside no facto de a marca de que a Recorrida se arroga titular incluir, como componente principal, o elemento verbal/nominativo "Eleutério", que corresponde ao...

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