Acórdão nº 07B2944 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 10 de Julho de 2008

Magistrado ResponsávelMARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA
Data da Resolução10 de Julho de 2008
EmissorSupremo Tribunal de Justiça (Portugal)

Acordam, no Supremo Tribunal de Justiça: 1. Em 20 de Maio de 1999, Empresa-A, Lda., com sede na Av. Dr. Antunes Guimarães, ..., sala ..., Porto, e Empresa-B, Lda., com sede na R. Dr. Joaquim A. Pires de Lima, ..., Santo Tirso, propuseram no Tribunal Cível de Lisboa contra Empresa-C, SA, sociedade de direito espanhol com sede em Barcelona e sucursal em Portugal, na Av. da República, edifício República, ...., Lisboa, uma acção ordinária na qual pediram que fosse declarado nulo ou, pelo menos, anulado, o registo da marca internacional mista da ré, nº 483.246, "..." e que a ré fosse condenada a abster-se de utilizar a expressão "..." como marca e, em geral, de praticar quaisquer actos que pudessem provocar confusão entre os seus produtos e serviços e os das autoras.

Para o efeito, alegaram que a ré desenvolve actividade em Portugal através da referida sucursal; que a 1ª autora é uma sociedade comercial registada em 6 de Setembro de 1990 com a denominação de "Empresa-A, Lda.", na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o nº 48.259 e que é titular, desde a sua constituição (em 14 de Novembro de 1989) da firma referida; que a 2ª autora é titular do nome de estabelecimento "...", que utiliza para designar o seu estabelecimento (pedido em 4 de Setembro de 1987, concedido em 24 de Abril de 1990 e publicado no BPI nº 4 de 1990); que a ré é titular do registo da marca internacional mista "..." nº 483.246, cuja extensão a Portugal foi pedida em 14 de Fevereiro de 1997 (com publicação a 27 de Março de 1997), tendo a ré renunciado a 13 do mesmo mês de Fevereiro, para evitar a respectiva caducidade, por não uso, nos termos do artigo 216º do Código da Propriedade Industrial de 1995, à anterior extensão, de 8 de Março de 1985, assim perdendo os direitos resultantes da anterioridade correspondente; que a extensão de 1997 viola os direitos das autoras, com registos anteriores, pela confusão que se estabelece entre a marca da ré, por um lado, e a denominação da 1ª autora e o nome do estabelecimento da 2ª autora, por outro, sendo certo que os produtos e serviços fornecidos por todos são "completamente coincidentes".

Contestando, a 28 de Setembro de 1999, a ré alegou tratar-se de uma sociedade comercial constituída em 1955, com 135 títulos de registo de propriedade industrial entre os quais se encontra a marca internacional "...", registada em 12 de Março de 1984 e em vigor em Portugal desde 8 de Março de 1985 (sendo esta extensão a Portugal que as autoras põem em causa); que acabava de lhe ter sido deferido o pedido de concessão da marca comunitária "..."; que um dos seus mais antigos estabelecimentos, denominado "..." e no qual sempre usou diversas marcas contendo a expressão "...", desde 1971, é o de Vigo, através do qual estabeleceu relações com milhares de clientes (incluindo fabricantes e comerciantes de artigos de óptica) portugueses e se tornou conhecida em todo o norte do país, sendo portanto falso o alegado "não uso" da marca em Portugal, já que a mesma é utilizada ininterruptamente desde 1985; que igualmente vem sendo usada em diversos países do espaço económico europeu; que é, portanto, uma "marca notória no ramo dos produtores e comerciantes de artigos ópticos", no sentido do artigo 190º do Código da Propriedade Industrial e "de grande prestígio", para os efeitos do artigo 191º do mesmo Código.

Assim, os direitos de propriedade industrial das autoras é que seriam inválidos, "por violarem os prévios direitos registrais da R. e o facto de a sua marca ser (...) uma marca notória e de grande prestígio"; a sua utilização pelas autoras traduzir-se-ia numa prática que se podia considerar como de concorrência desleal; que a firma da 1ª autora se confundia com o nome do estabelecimento da 2ª; que as autoras se conluiaram para a prejudicar, desenvolvendo uma prática proibida porque lesiva da concorrência, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de Outubro; e que, ao apresentarem-se em litisconsórcio nesta acção, o faziam em abuso de direito, o que provocava a respectiva ilegitimidade.

Em reconvenção, requereu a anulação da firma social da 1ª autora e do nome de estabelecimento da 2ª, "porque posteriores e idênticos aos títulos de propriedade industrial da R."; pediu, consequentemente, que as autoras, de cuja existência apenas tomou conhecimento quando foi citada para a presente acção, fossem condenadas a abster-se de os utilizar e a pagar-lhe uma indemnização por danos sofridos, a liquidar em execução de sentença.

Em 22 de Outubro de 1999, a ré pediu a apensação a este processo da acção pendente na 2ª Secção da 17ª Vara Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, na qual as mesmas autoras pediram a declaração de nulidade ou a anulação da sua denominação social, a sua condenação a alterá-la e a abster-se de utilizar o termo "...", juntamente ou não com o termo "...", em qualquer actividade comercial que desenvolvesse.

As autoras replicaram, mantendo que a renúncia impedia a ré de invocar qualquer prioridade decorrente do registo da marca internacional, sustentando que a concessão da marca comunitária referida pela ré não tinha qualquer influência na presente acção e contestando a alegação de uso, de notoriedade ou de grande prestígio da marca da ré; rejeitaram a acusação de concorrência desleal e opuseram que, de todo o modo, teria prescrito a possibilidade de a invocar; e negaram que estivessem a exercer abusivamente qualquer direito.

Sustentaram ainda a improcedência da reconvenção e, a fls. 293, opuseram-se à apensação requerida.

A ré treplicou, refutando, segundo explica, as excepções opostas pela autora ao pedido reconvencional.

O pedido de apensação foi deferido, a fls. 327.

A acção prosseguiu os seus termos. A fls. 1313 foi julgada a matéria de facto e, a fls. 1340, foi proferida sentença, julgando a acção procedente, nestes termos: "Pelo exposto, julgo a acção procedente e em consequência: - anulo a extensão de registo de marca internacional mista ..., n.º 483 246; - anulo o registo da denominação social da sucursal da ré, Empresa-C, S. A.; - condeno a ré a abster-se de usar, por qualquer forma ou meio, as citadas expressões na qualidade de marca ou firma; -Faculta-se à ré o prazo de 120 dias, após trânsito da presente decisão, para alterar as designações de marca e firma ora anuladas; Mais julgo improcedente a instância reconvencional, e absolvo as autoras dos pedidos formulados." 2. Por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de fls. 2042, foi confirmada a sentença, sendo negado provimento, quer ao recurso principal, interposto pela ré, quer ao recurso subordinado, interposto pelas autoras (quanto a estas, questionando apenas que os 120 dias concedidos à ré para "alterar as designações de marca e firma ora anuladas" se contassem do trânsito em julgado da sentença e não da data em que foi proferida).

Assim, e em primeiro lugar, a Relação manteve a decisão da 1ª Instância relativamente à matéria de facto, não obstante ter sido parcialmente impugnada pela Ré.

A matéria de facto definitivamente assente nesta causa é, portanto, como se transcreve: " 1. A ré tem em Portugal uma sucursal sita na Av. da República, Lisboa.

  1. A autora Empresa-A é uma sociedade comercial por quotas, registada a 6 de Setembro de 1990, sob a denominação de Empresa-A, Lda., na Conservatória de Registo Comercial do Porto, sob o n.º 48 259.

  2. A 1ª autora requereu, em 1989, a admissibilidade de uma firma que integrou, sem alterações, a expressão ... e foi registada sob essa firma a 6 de Setembro de 1990.

  3. A 2ª autora pediu o registo de direitos de uso exclusivo do nome de estabelecimento ... em Setembro de 1987, pedido que lhe foi deferido a 24 de Abril de 1990.

  4. A ré é titular do registo de marca internacional mista ..., n.º 483 246, que assinala na classe 9ª, entre outros, aparelhos, instrumentos e artigos ópticos e na classe 35ª, a promoção e publicidade de produtos da área de óptica, fabricados e vendidos pelo titular.

  5. Tendo sido pedida a extensão a Portugal em 14 de Fevereiro de 1997, com publicidade a 27 de Março de 1997.

  6. A 8 de Março de 1985 foi concedida uma primeira extensão a Portugal da referida marca internacional.

  7. As autoras dedicam-se à comercialização de artigos de óptica.

  8. O nome de estabelecimento da autora Empresa-B, Lda. é composto única e exclusivamente pela expressão ..., que apenas difere da marca ora impugnada, na sua redacção escrita, ao formar uma só palavra.

  9. As expressões ... e ... têm os mesmos caracteres e pronunciam-se de forma idêntica.

  10. A actividade exercida pela ré é afim e conexa da exercida pelas autoras, bem como os seus sinais distintivos e objectos sociais respectivos.

  11. A ré tem actualmente pelo menos dois estabelecimentos comerciais ostentando a denominação ... em diferentes pontos do país, concretamente, Aveiro, nas Galerias Forum, loja ..., Rua Homem de Cristo e Matosinhos, no Centro Comercial NorteShopping, loja ..., Rua Sara Afonso, n.º ...-... Srª da Hora.

  12. A 1ª autora usa a sua firma desde 14 de Maio de 1989.

  13. A autora Empresa-B, Lda. é titular do nome de estabelecimento ..., que usa para designar o seu estabelecimento.

  14. A ré renunciou à extensão referida no n.º 6, a 13 de Fevereiro de 1997.

  15. A denominação social da primeira autora é Empresa-A, Lda., sendo que no giro comercial diário o que se destaca é apenas a expressão ....

  16. A ré é uma sociedade comercial sedeada em Barcelona, Espanha, constituída em 23 de Dezembro de 1958, e desde então dedicada à prestação de serviços e comercialização de produtos ópticos.

  17. A ré tem 135 títulos de registo de propriedade industrial que abrangem múltiplos produtos e serviços, entre os quais a sua firma social, o seu nome de estabelecimento e a sua marca, que ou integram a expressão ... ou têm por único objecto a expressão linguística e figurativa ....

  18. A 17 de Setembro de 1964, a Oficina Espanhola de Patentes e Marcas deferiu o pedido de registo da ré do nome de estabelecimento ....

  19. Esse nome distinguia o...

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